Es war eines der großen juristischen Rätsel unserer Zeit: Ist es zulässig, eine fremde Marke als Keyword für den Google-Dienst AdWords zu verwenden? Über des Rätsels Lösung haben sich Gelehrte und Gerichte ausgiebig und heftig gestritten. Nun hat der BGH mit Urteil vom 13. Januar 2011 (I ZR 125/07), dessen Entscheidungsgründe jetzt veröffentlicht wurden, eine Antwort gefunden.
Danach ist die Nutzung einer fremden Marke ohne Zustimmung des Markeninhabers als Schlüsselwort bei einem Keyword-Advertising-Dienst, um für identische Waren oder Dienstleistungen zu werben, dann zulässig, wenn
- die auf die Eingabe des Schlüsselworts erscheinende Anzeige in einem von der Trefferliste räumlich getrennten, entsprechend gekennzeichneten Werbeblock präsentiert wird,
- die Anzeige weder einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält und
- der angegebene Domain-Name auf eine andere betriebliche Herkunft hinweist.
Im konkreten Fall hatte ein Online-Erotikartikel-Versand den für einen Konkurrenten markenrechtlich geschützten Begriff “bananabay” als Keyword verwendet. Bei Eingabe des Begriffs in die Suchmaske von Google erschien dann folgende Anzeige:

Der Fall hat hohe Wellen geschlagen. Zunächst wies das Landgericht Leipzig eine negative Feststellungsklage des Werbenden ab. Auch das OLG Braunschweig (Urteil vom 12. Juli 2007 – 2 U 24/07) entschied zu Gunsten des Markeninhabers und verbot die Nutzung der Marke als Schlüsselwort. Der dann angerufene BGH legte die Frage, ob die Nutzung einer fremden Marke als Schlüsselwort eine Markenverletzung darstellt, dem EuGH vor, der – sehr vage formuliert – eine Markenverletzung bejahte (Urteil vom 26. März 2010 – C-91/09), wenn…
“…aus dieser Werbung für einen Durchschnittsinternetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder doch von einem Dritten stammen.”
Der BGH war nun berufen, diese allgemeinen Grundsätze auf den konkreten Fall anzuwenden. Die Bundesrichter haben mit ihrem Leitsatz und den Entscheidungsgründen jedoch nicht nur für die Parteien des Rechtsstreits Klarheit geschaffen. Das Urteil liest sich wie ein Freifahrtschein für die Nutzung fremder Marken als Schlüsselwörter für die AdWords-Werbung, da die vom BGH aufgestellten Voraussetzungen in nahezu allen streitigen Fällen erfüllt sind.
Google darf sich also die Hände reiben: viele Unternehmen werden nun ihre Zurückhaltung aufgeben und die Marken ihrer Konkurrenten als Schlüsselwörter buchen. Der Markeninhaber muss sich dann entweder auf die Werbewirkung der Trefferliste verlassen, in der er in der Regel weiter weit oben erscheinen dürfte. Oder er muss nachziehen und seinerseits AdWords-Anzeigen buchen, um den Konkurrenten nicht den Platz an der Sonne bei den Google-Anzeigen zu überlassen.
Das letzte Wort ist allerdings immer noch nicht gesprochen. Beim EuGH ist ein weiteres Verfahren anhängig, in dem sich der Inhaber einer bekannten Marke gegen deren Nutzung als Schlüsselwort wendet. Der Generalanwalt hat in seinen Schlussanträgen vom 24. März 2011 (C-323/09) ebenso wie der EuGH die Auffassung vertreten, dass eine Verletzung der Herkunftsfunktion der Marke dann vorliegt, wenn ein durchschnittlicher Internetnutzer auf der Grundlage der Anzeige nicht oder nur mit Schwierigkeiten feststellen kann, ob die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Anzeige bezieht, vom Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder von einem Dritten stammen. Das Besondere an dem Fall ist, dass der Markeninhaber ein weltweites Vertriebsnetz betreibt und der Generalanwalt es für “wahrscheinlich” hält,…
“…dass dadurch, dass der Name eines anderen Unternehmens in der Rubrik Anzeigen erscheint, der Eindruck entsteht, dass das in der Werbeanzeige genannte Unternehmen zu dem Unternehmensnetz gehört, das durch die Marke gekennzeichnet wird”
Es bleibt also spannend! Folgt der EuGH den Schlussanträgen, wird es für Werbende, die die Marke eines Unternehmens, das ein größeres Vertriebsnetz unterhält, als Schlüsselwort benutzen, sehr schwer, eine nicht markenverletzende Werbeanzeige zu gestalten. In dem sehr begrenzten Raum der Anzeige ist es kaum möglich, den Eindruck, man gehöre zu dem Vertriebsnetz des Konkurrenten, zu zerstreuen.